Подготовим                    Чек-лист для бизнеса и работы

 

Чек-лист (Премиум)

Способы защиты интеллектуальных прав

при обнаружении контрафактного Товара:

(Судебный способ, обращение в ФАС РФ и заявление в полицию)

 

      - Судебный способ защиты при обнаружении контрафактного Товара на сайте (претензия к владельцу сайта/администратору сайта/хостинг-провайдеру):

 

  1. Выявляем контент/Товар, нарушающий права на ТЗ/Патент (к примеру, страница на интернет-сайте с нашим ТЗ/Патентом) с обязательным нотариальным осмотром такой страницы.

 

Также (если это возможно) лучше сделать закупку контрафактного Товара, чтобы у нас был чек, в котором будет указан продавец (будет являться дополнением к доказательной базе для суда).

 

  1. Если мы не можем выяснить администратора/владельца сайта, то делаем адвокатский запрос в регистрационный центр и получаем необходимую информацию.

 

Как правило информация на whois.ru закрыта об администраторе сайта, если он является физическим лицом или ИП, для этого и нужен адвокатский запрос.

 

В пункте 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт, если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации.

 

Поэтому, если на самом сайте указана информация, кто является владельцем сайта, тогда можно не делать адвокатский запрос и не выяснять администратора сайта.

 

Также нужно установить хостинг-провайдера.

 

  1. После указанных выше действий мы должны направить владельцу сайта претензию с требованием о запрете использования ТЗ/Патента + можем потребовать денежную компенсацию (за исключением случаев, если это информационный посредник, в таком случае он просто обязан удалить такой контент/Товар). При этом необходимо приложить заверенную копию свидетельства на ТЗ/Патент и копию чека о покупке контрафактного Товара (если есть).

 

Можно предъявить претензии к хостинг-провайдеру с требованием удалить с сайта контент/Товар, нарушающий права правообладателя (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2019г. по делу № А40-260917/2018), но в любом случае ответственность хостинг-провайдера ограничена, так как он будет выступать как информационный посредник и если он удалит спорный контент/товар с сайта, то он не будет нести никакой ответственности.

 

Информационный посредник (к примеру, Avito, Яндекс.Фотки, Wildberries и другие подобные площадки) – это лицо, которое предоставило возможность самостоятельного размещения третьими лицами указанного контента на своём сайте и согласно ст.1253.1 ГК РФ, такое лицо не будет нести ответственности, если оно не знало и не должно было знать о том, что данный контент нарушает чьи-либо права и в случае получения претензии оно примет своевременные и достаточные меры по прекращению нарушения (к примеру, удалит контент с сайта).

 

Указанная позиция подтверждается судебно-арбитражной практикой, Решением по делу № А40-77157/2018 от 19.07.2018г. АС г. Москвы подтверждается освобождение от ответственности такого посредника (в данном случае одним из ответчиков выступал сайт Avito), Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-153806/2017 от 01.03.2018г. (ответчиком являлся сервис Яндекс.Фотки) и Решением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-58140/2020 от 26.02.2021г. (ответчиком являлся Wildberries.ru).

 

  1. Если нарушитель после получения претензии не удаляет спорный контент, мы вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав с требованиями, аналогичными требованиям, указанным в претензии. При этом в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, мы можем привлечь продавца, если мы его знаем (к примеру, лицо указано на сайте как продавец) либо мы можем привлечь продавца как второго ответчика (тогда ему тоже нужно отправлять претензию).

 

  1. К сожалению, блокировка сайта не предусмотрена действующим законодательством для защиты прав на ТЗ или патент в качестве обеспечительных мер.

 

Блокировка сайта в качестве обеспечительных мер предусмотрена, к примеру, если нарушаются права на видео- или аудио произведение.

 

  1. Согласно ст. 1406.1 и ст. 1515 ГК РФ правообладатель ТЗ/Патента вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

 

Также правообладатель ТЗ/Патента вместо возмещения убытков вправе требовать компенсации  в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей (для ТЗ или патента) либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен ТЗ (только для ТЗ), или в двукратном размере стоимости права использования ТЗ/Патента, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование ТЗ/Патента (для ТЗ или патента).

 

Многие крупные компании не заявляют о взыскании компенсации, для них важно, чтобы нарушающий контент был удалён/контрафактный Товар был уничтожен (Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-121948/18 от 28.03.2019г., там заявителем была компания Daimler AG (Mersedes).

 

На практике суд обычно взыскивает компенсацию от 10 000 рублей до 200 000 рублей в зависимости от нарушения (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.09.2017г. по делу № А40-25125/17).

 

Если есть возможность получить их бухгалтерскую отчётность и товарные накладные, по которым будет видно по какой стоимости был продан контрафактный Товар либо кассовые чеки, можно заявить двукратную стоимость контрафактного товара (просто надо будет посмотреть, что будет выгоднее, требовать компенсацию или двукратный размер стоимости товара), - Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 14 августа 2018г. по делу № А12-30203/2017.

 

Двукратный размер стоимости права лучше не заявлять, так как его доказать очень сложно (суды порой отклоняют даже ссылки на лицензионный договор – Определение ВС РФ от 26.01.2021г. по делу № А48-7579/2019).

 

  1. При этом доказать нарушение прав на патент гораздо сложнее, так как  в соответствии со ст. 123 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» патент признаётся использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели или все существенные признаки промышленного образца, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели/промышленного образца.

 

  1. После вступления решения суда в законную силу, необходимо получить исполнительный лист и отдать его судебным приставам-исполнителям или в банк.

 

- Судебный способ защиты при обнаружении контрафактного Товара в магазине, на улице:

1) Делаем закупку контрафактного Товара с обязательной видеофиксацией.

В итоге у нас должен быть чек, где будет указан продавец и Товар, видео покупки и сам Товар.

2) Далее порядок такой же, как и при выявлении контрафактного Товара на сайте (направление претензии, затем подача искового заявления в суд).

Исключение составляет только то, что не надо делать никаких нотариальных осмотров, и адвокатских запросов.

Претензию мы направляем по юридическому адресу продавца или месту регистрации ИП/физического лица.

 

- Обнаружение контрафактного Товара таможенными органами:

1) После поступления информации от таможенных органов об обнаружении возможного контрафактного Товара, нам надо направить ответ с обязательном указанием на то, что правообладатель не давал согласия такой-то компании на использовании товарного знака (указать наименование) с просьбой привлечь виновных лиц к ответственности по ст.14.10 КоАП РФ (на компанию штраф от 50 000 рублей до 200 000 рублей с конфискацией контрафактного Товара, на ИП от 10 000 рублей до 50 000 рублей с конфискацией), а также изъять и уничтожить контрафактный Товар;

2) Таможенные органы, если установят, что Товар действительно является контрафактным возбуждают административное производство по ст.14.10 КоАП РФ и подают заявление в суд либо отказывают в возбуждении производства;

3)    Если мы хотим в дальнейшем подать исковое заявление в суд на нарушителя, то необходимо истребовать у таможенного органа образцы контрафактного Товара и сопроводительные документы на Товар;

4)  Дальнейшее наше обращение в суд происходит по стандартной процедуре, описанной выше через претензионный порядок. Только обычно компании не заявляют требования о компенсации, а обращаются с требованием об изъятии и уничтожении контрафактных товаров, если по факту нарушителю таможенный орган вернул контрафактный Товар обратно (Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-121948/18 от 28.03.2019г., там заявителем была компания Daimler AG (Mersedes).

В таком случае при обращении в суд можно обратиться с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на контрафактный Товар.

5) Большим плюсом будет привлечение нарушителя к административной ответственности, тогда в рамках преюдиции в суде будет гораздо проще доказать факт нарушения, запросив копию постановления таможенного органа вместе с решением суда по ст.14.10 КоАП РФ.

 

- Подача заявления в ФАС РФ (Федеральную антимонопольную службу):

  1. Подаём заявление в территориальное управление ФАС РФ по факту недобросовестной конкуренции (с приложением нотариального осмотра сайта, чеков, свидетельства на товарный знак) либо незаконной рекламы;

 

  1. ФАС РФ, если действительно установит нарушение, должен возбудить дело в отношении нарушителя о привлечении его к ответственности по факту недобросовестной конкуренции (ст. 14.33 КоАП РФ – штраф на компанию от 100 000 рублей до 500 000 рублей, на ИП – штраф от 12 000 рублей до 20 000 рублей) либо незаконной рекламы (ст. 14.3. КоАП РФ – штраф на компанию – от 100 000 рублей до 500 000 рублей, на ИП – от 4 000 рублей до 20 000 рублей);

 

  1. В рамках разбирательства ФАС РФ вызывает для разбирательства нарушителя, также может запросить присутствие нашего представителя или предоставление дополнительных документов.

 

  1. На практике могу отметить, что ФАС РФ не часто возбуждает производство по таким делам и отвечает, что нарушение Закона о конкуренции она не усматривает и что заявитель может обратиться в суд.

 

-   Подача заявления в полицию:

      1)  Подаём заявление в полицию с целью возбуждения уголовного дела по ст. 146 УК РФ (лишение свободы в зависимости от квалификации от 2-х до 6-ти лет, крупный размер ущерба – более 100 000 рублей, ст. 180 УК РФ (в зависимости от квалификации предусмотрено лишение свободы на срок от 2-х до 6-ти лет), если данный факт выявлен неоднократно либо причинён крупный ущерб (сумма ущерба должна быть более 250 000 рублей) либо привлечения нарушителя к административной ответственности по ст.14.10 КоАП РФ;

       2)  На практике изучив решения судов, как правило нарушителям по возбуждённым уголовным делам суд назначает наказание в виде лишения свободы от 1 года до 3-х лет, с заменой на условный срок (до 3-х лет) – Приговор от 03 сентября 2018г. по делу № 1-308/18, вынесенный Тушинским районным судом г. Москвы.

        3)  Также надо понимать, что правоохранительные органы будут возбуждать уголовное дело и проводить контрольную закупку, как правило, если у них, есть какой-то интерес.

 

Способы защиты интеллектуальных прав

Сервис Samoha.ru представляет консультации для бизнеса и не только. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает следующие способы защиты интеллектуальных прав, относящихся к группе личных неимущественных:

  • признание права;
  • восстановление положения;
  • пресечение действий, посягающих на право;
  • возмещение морального вреда.

Что следует делать, если обнаружен факт нарушения прав интеллектуальной собственности

Прежде всего следует изучить ситуацию, в которой имело место нарушение интеллектуального права, чтобы определить наиболее подходящие способы защиты интеллектуальных прав. Законодатель предоставляет возможность защиты нарушенного права как в специализированном органе по защите прав интеллектуальной собственности, так и в суде. Поэтому важно понять, следует ли обращаться сразу в суд или должен быть соблюдён обязательный досудебный порядок.

Разобраться в конкретной правовой ситуации помогут специалисты нашего сервиса.

Споры по делам об интеллектуальной собственности имеют огромное количество особенностей, и здесь вряд ли найдутся одинаковые дела, для которых приемлемы все способы защиты интеллектуальных прав, хотя могут быть схожие. Не секрет, что в отдельных ситуациях привлечь к ответственности правонарушителя не представляется возможным, даже если факт такого нарушения очевиден.

Важно направить заявление именно в тот орган, к компетенции которого относится данный спор. Это существенно сэкономит время рассмотрения дела. Если вести речь о подаче искового заявления, такой документ направляется в суд по месту жительства ответчика. В случае если требуется предварительное обращение в регистрирующий товарный знак или право орган, заявление направляется туда.

В отдельных случаях законодатель установил обязательность предъявления претензии к нарушителю права. Описать в этой статье чёткий алгоритм и все возможные способы защиты интеллектуальных прав не представляется возможным. Хотя мы попробуем. Но нужно знать подробности ситуации. Поэтому приглашаем к нам на консультации.

Есть ли примерный общий алгоритм действий, который применим к любой ситуации

Рассмотрим на примере обнаружения незаконного контента в интернете.

  • выявление контента;

  • контрольная закупка;
  • выявление владельца сайта;
  • направление владельцу сайта претензии с требованием удалить неправомерный контент;
  • направление искового заявления в суд.

За подробными консультациями приглашаем в сервис Samoha.ru.